Werbung mit nicht bestehenden Marken unzulässig

Die Verwendung des Symbols ® in der Werbung ist nur zulässig, wenn eine entsprechende Markeneintragung oder Lizenz besteht.

BGH vom 26.02.2009, I ZR 219/06 – Thermoroll

Der Fall

Für den Vertrieb von Rollos verwendete ein Unternehmen die Bezeichnung „Thermoroll“ mit dem angefügten ®. Als Begründung wurde darauf verwiesen, die Firma sei Lizenznehmerin der Marke Termorol. Hiergegen wendete sich ein Mitbewerber. Hintergrund war, dass die Bezeichnung „Thermoroll“ ursprünglich von einem Dritten inzwischen in Insolvenz gegangenen Unternehmen im Markt eingeführt worden war. Der Mitbewerber sah in der Verwendung der untergegangenen Marke eine Irreführung des Verbrauchers.

Die Entscheidung

Der Bundesgerichtshof bestätigt die bisherige Rechtsprechung zur sogenannten unzulässigen Schutzrechtsberühmung. Durch Verwendung des Symbols ® erwecke der Verwender den Eindruck, entweder eine entsprechende Marke zu besitzen oder zumindest Lizenznehmer des Markeninhabers zu sein. Trifft dies nicht zu, liegt eine Werbung mit Unwahrheiten vor. Dann sei anzunehmen, dass sich der Verwender hiervon einen Vorteil verspreche, so dass regelmäßig auch die Schwelle zur wettbewerblichen Relevanz überschritten sei. Konkrete Auswirkungen der Markenberühmung etwa auf besondere Qualitätsvorstellungen des Kunden etc. seien in diesen Fällen nicht erforderlich, um die Werbung verbieten zu lassen.
Wird ein Kennzeichen verwendet, welches von der bestehenden Marke oder Lizenz abweicht, komme es darauf an, ob die angesprochenen Verkehrskreise in dem beanstandeten Zeichen das geschützte Kennzeichen erkennen oder nicht. Hier könne auf die Kriterien der geltungserhaltenden Benutzung zurückgegriffen werden. Jedenfalls dann, wenn wesentliche, den Charakter verändernde Abweichungen zum geschützten Zeichen bestehen, darf die Zeichenfolge nicht als Schutzrecht ausgewiesen werden. Die phonetischen und begrifflichen Unterschiede zwischen „Thermoroll“ und „Termorol“ seien nach diesen Kriterien zu groß.

Konsequenzen

Unberechtigte Schutzrechtsberühmungen kommen häufig unabsichtlich zustande. Wird beispielsweise im Fließtext einer Werbung nur die Buchstabenfolge einer Wort-/Bildmarke wiedergegeben und als Marke bezeichnet, so könnte nach der neuen Entscheidung des BGH eine unrichtige Markenberühmung vorliegen. Meist werden die Bildbestandteile einer Wort-/Bildmarke zu den Merkmalen zählen, die das Wesen des Kennzeichens ausmachen und daher nicht weggelassen werden können, ohne von der Marke erheblich abzuweichen. Denkbar ist eine unzulässige Schutzrechtsberühmung aber auch, wenn Werbematerialien aus anderen Ländern verwendet werden, ohne dass entsprechende Markeneintragungen für den hiesigen Rechtsraum bestehen. Ein häufiger Fehler ist auch die Kennzeichnung als Patent, obwohl lediglich eine Anmeldung vorliegt.
Andererseits ist nach deutschem Recht die Kennzeichnung der eigenen Marken als solche nicht erforderlich. Vorteile kann dies allerdings in anderen Rechtsordnungen bieten oder beim Nachweis der Benutzung als Kennzeichen – insbesondere bei beschreibenden Marken – oder beim Nachweis, dass Dritte die Marke kennen.